Receber uma decisão de indeferimento do INPI significa que o pedido de registro de marca foi analisado pelo Instituto e considerado incompatível com algum requisito previsto na legislação.

A decisão, porém, não encerra necessariamente a possibilidade de obter o registro.

O indeferimento precisa ser analisado a partir de sua fundamentação. O INPI deve indicar a razão pela qual recusou o pedido, e é justamente essa razão que determina quais medidas podem ser adotadas pelo titular.

Em alguns casos, a decisão decorre da existência de uma marca anterior semelhante. Em outros, o problema está na própria composição da marca, na atividade indicada, na classificação escolhida ou em alguma das hipóteses de irregistrabilidade previstas na Lei da Propriedade Industrial.

Por isso, antes de abandonar a marca ou apresentar uma manifestação sem considerar os fundamentos da decisão, é importante compreender por que o pedido foi indeferido e qual medida é juridicamente adequada para contestar a decisão.

O que significa o indeferimento de uma marca?

O indeferimento é a decisão administrativa pela qual o INPI recusa o pedido de registro.

Durante o processo, o Instituto verifica se a marca atende aos requisitos legais para registro e se não existe impedimento previsto na Lei nº 9.279/1996, a Lei da Propriedade Industrial.

Entre as hipóteses que podem levar ao indeferimento estão situações previstas no artigo 124 da legislação, como sinais desprovidos de caráter distintivo, expressões de uso comum ou necessárias para identificar determinado produto ou serviço, sinais que reproduzam ou imitem marcas anteriores em determinadas circunstâncias e outras hipóteses de proibição previstas na lei.

A fundamentação da decisão é, portanto, o ponto de partida para definir a estratégia.

Uma marca indeferida por conflito com registro anterior exige uma análise diferente de uma marca indeferida por ausência de distintividade, por exemplo.

Por que o INPI pode indeferir um pedido de marca?

Existem diversas hipóteses legais.

Uma das mais conhecidas ocorre quando o INPI identifica reprodução ou imitação de marca anterior para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, em determinadas condições.

Nessa situação, o Instituto considera elementos como a semelhança entre os sinais e a relação entre os produtos ou serviços abrangidos pelos pedidos ou registros.

A análise, portanto, não se limita à pergunta “os nomes são iguais?”.

Marcas visualmente ou foneticamente semelhantes podem gerar conflito mesmo quando não são idênticas. Da mesma forma, a existência de nomes semelhantes no banco de dados do INPI não significa automaticamente que haverá impedimento ao registro.

Outro grupo de indeferimentos está relacionado às próprias características do sinal.

A legislação estabelece, por exemplo, restrições para sinais genéricos, necessários, comuns ou simplesmente descritivos em determinadas situações. Também existem impedimentos relacionados a símbolos oficiais, nomes e sinais protegidos por regras específicas e diversas outras hipóteses previstas no artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial.

Por isso, a leitura do despacho ou da decisão deve ser feita junto com a legislação utilizada pelo examinador como fundamento.

O que fazer depois do indeferimento?

O primeiro passo é verificar a data de publicação da decisão na Revista da Propriedade Industrial (RPI) e o fundamento utilizado pelo INPI.

O indeferimento abre prazo para recurso administrativo.

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial, da decisão que indefere o pedido de registro cabe recurso ao próprio INPI, no prazo de 60 dias, contados da publicação da decisão.

Esse prazo é relevante porque a ausência de recurso dentro do período legal pode fazer com que a decisão se torne definitiva na esfera administrativa.

O recurso deve enfrentar os fundamentos utilizados pelo Instituto.

Por isso, simplesmente afirmar que a marca é original, que a empresa utiliza o nome há muitos anos ou que não existe intenção de confundir os consumidores pode ser insuficiente. É necessário demonstrar, juridicamente, por que os fundamentos utilizados para o indeferimento não impedem o registro naquele caso concreto.

Como funciona o recurso contra o indeferimento?

O recurso é apresentado dentro do próprio processo administrativo do pedido de marca.

A argumentação dependerá da razão indicada na decisão.

Quando o indeferimento ocorre por suposto conflito com uma marca anterior, por exemplo, a análise pode envolver:

• comparação entre os elementos nominativos e figurativos das marcas;
• pronúncia e estrutura das expressões;
• produtos ou serviços reivindicados;
• classes de registro;
• grau de proximidade entre as atividades;
• coexistência de sinais semelhantes no mercado;
• características específicas dos titulares e dos respectivos segmentos;
• histórico dos registros e pedidos encontrados pelo INPI.

Já em um indeferimento baseado em uma hipótese de irregistrabilidade relacionada à própria composição da marca, a estratégia será diferente.

Pode ser necessário demonstrar que o sinal possui suficiente distintividade, que não se enquadra na hipótese legal apontada pelo examinador ou que a interpretação adotada na decisão não corresponde às características concretas da marca.

O recurso, portanto, deve ser construído a partir do motivo específico do indeferimento, e não a partir de um modelo genérico de contestação.

Existe diferença entre oposição e indeferimento?

Sim, e essa distinção é importante.

A oposição ocorre durante o processamento do pedido, quando terceiro apresenta manifestação para tentar impedir o registro da marca.

O indeferimento, por sua vez, é uma decisão do próprio INPI.

Uma marca pode receber oposição e, ainda assim, ser deferida pelo Instituto. Também pode ser indeferida mesmo sem oposição, caso o examinador identifique fundamento legal para recusar o pedido.

Quando existe oposição, o titular do pedido pode apresentar manifestação para responder aos argumentos apresentados pelo terceiro.

Se, depois da análise do processo, o INPI publicar uma decisão de indeferimento, surge uma etapa diferente: o recurso contra a decisão administrativa.

São momentos processuais distintos e exigem manifestações diferentes.

Posso apresentar um novo pedido em vez de recorrer?

Em determinadas situações, um novo pedido pode ser considerado como parte da estratégia.

Isso, entretanto, não significa que um novo protocolo resolva automaticamente o problema identificado pelo INPI.

Se a causa do indeferimento continuar presente, o novo pedido poderá enfrentar o mesmo obstáculo.

Além disso, um novo depósito gera um novo processo e uma nova análise, com efeitos próprios quanto à data do pedido e à situação das marcas existentes naquele momento.

Por isso, antes de abandonar o processo indeferido e apresentar outro pedido, é importante avaliar se existe fundamento para recorrer da decisão.

Dependendo do caso, pode ser mais adequado discutir o indeferimento no próprio processo administrativo.

E se o problema for a existência de outra marca parecida?

Esse é um dos cenários que mais exigem análise individualizada.

O simples fato de existir uma marca semelhante no banco de dados do INPI não permite concluir, sozinho, que o registro será impossível.

É necessário verificar qual é a marca anterior, quem é o titular, quais produtos ou serviços estão protegidos, em qual classe ela foi registrada, quais são as atividades efetivamente abrangidas e qual é o grau de semelhança entre os sinais.

Também é relevante verificar a situação atual do registro ou pedido apontado como obstáculo.

Uma marca pode estar extinta, arquivada, limitada, em processo de nulidade ou sujeita a outras circunstâncias que alterem a análise.

Por isso, o indeferimento baseado em marca anterior exige uma pesquisa que vá além da simples comparação dos nomes.

O INPI pode mudar a decisão depois do recurso?

Sim.

O recurso administrativo existe justamente para permitir a revisão da decisão de primeira instância.

No julgamento, o INPI poderá manter o indeferimento ou acolher os argumentos apresentados e determinar o prosseguimento do pedido, conforme as circunstâncias do processo.

A análise será feita com base na legislação aplicável, nos documentos apresentados e nos elementos existentes no processo.

Por isso, a qualidade da argumentação apresentada no recurso é relevante. O documento deve enfrentar diretamente os fundamentos da decisão e apresentar os elementos necessários para demonstrar a possibilidade de registro.

O que acontece se eu perder o prazo para recorrer?

O prazo para recurso é de 60 dias a partir da publicação da decisão de indeferimento.

Perdido esse prazo, a decisão administrativa não poderá simplesmente ser contestada como se o período recursal ainda estivesse aberto.

A situação pode exigir uma análise específica sobre a possibilidade de apresentação de um novo pedido ou sobre outras medidas eventualmente cabíveis, dependendo das circunstâncias.

Por isso, ao receber um indeferimento, a primeira providência deve ser verificar quando a decisão foi publicada e qual é o prazo aplicável.

Vale a pena continuar usando a marca mesmo com o pedido indeferido?

Essa decisão deve ser tomada com cautela.

O indeferimento significa que, naquele processo, o INPI não concedeu o registro solicitado. Se o motivo estiver relacionado à existência de marca anterior ou a outra hipótese de impedimento, continuar investindo na marca sem compreender o risco pode gerar custos relevantes caso seja necessário alterá-la posteriormente.

Uma empresa pode já ter investido em identidade visual, embalagens, site, publicidade, redes sociais, materiais comerciais e reconhecimento no mercado.

Quanto maior o investimento realizado na marca, maior a importância de avaliar sua situação jurídica antes de continuar expandindo sua utilização.

Por isso, o indeferimento deve ser tratado como uma decisão que merece análise, e não simplesmente como o encerramento de uma etapa burocrática.

Como evitar problemas antes de pedir o registro?

A prevenção começa antes do protocolo.

Uma pesquisa de marca bem conduzida deve considerar mais do que a existência de um nome idêntico no banco de dados do INPI.

É necessário analisar marcas semelhantes, classes, atividades, natureza dos produtos ou serviços e possíveis impedimentos legais.

Essa análise permite identificar riscos antes que a empresa invista tempo e dinheiro em um nome que poderá enfrentar dificuldades para obter proteção.

Também é importante definir corretamente os produtos e serviços que serão protegidos e escolher a classificação adequada para o negócio.

O pedido de registro deve refletir a estratégia de proteção da empresa, e não apenas reproduzir a descrição informal utilizada pelo empreendedor para explicar sua atividade.

Meu pedido foi indeferido. Preciso desistir da marca?

Não necessariamente.

O indeferimento precisa ser analisado de acordo com sua fundamentação, com o conteúdo do processo e com a situação das marcas relacionadas.

Em alguns casos, existe fundamento para apresentar recurso administrativo. Em outros, pode ser necessário avaliar um novo pedido ou até reconsiderar a estratégia de proteção da marca.

O ponto central é identificar qual foi o impedimento apontado pelo INPI e quais alternativas permanecem juridicamente disponíveis.

Se o seu pedido de registro foi indeferido, a análise da decisão e do processo administrativo permite definir o próximo passo com maior segurança.